Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA

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Público
FTAA.soc/civ/105
18 de septiembre de 2003

Original: español
 

ALCA - COMITE DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES SOBRE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

APORTE EN RESPUESTA A LA INVITACION PUBLICA Y CONTINUA


Nombre(s): Subcomité para el Área de Libre Comercio de las Américas
Contacto: Caren Fitzgerald, Coordinadora de Relaciones Exteriores para las Américas
Organización(es): International Trademark Association (Asociación Internacional de Marcas Registradas)
País: Estados Unidos de América



ZONA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS
BORRADOR DEL TRATADO

CAPITULO SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Comentarios Preparados por el
Subcomité ALCA


31 de Enero de 2003

 



INDICE



INTRODUCCION

1. DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

  1. Artículo 4.- Agotamiento de Derecho
     
  2. Artículo 5.- Relación con otros acuerdos sobre Propiedad Intelectual y recomendaciones conjuntas
     
  3. Artículo 10.2. Ejercicio de los derechos.
     
  4. Artículo 11.- Transparencia

II DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCION 1. MARCAS

  1. Artículo 1. Materia objeto de protección
     
  2. Artículo 2.- Principios
     
  3. Artículo 4. - Agotamiento del Derecho
     
  4. Artículo 5. - Derechos Conferidos
     
  5. Artículo 6.- Marcas Notoriamente Conocidas
     
  6. Artículo 8. - Términos de Protec ción.
     
  7. Artículo 9.- Requisito de uso
     
  8. Artículo 11.- Licencias y Cesión
     
  9. Artículo 12.- Cuestiones de procedimiento
     
  10. Artículo 13.- Nombres de dominio en Internet

SECCION 2. INDICACIONES GEOGRAFICAS

Comentario General

  1. Artículo 1.- Definiciones
     
  2. Artículo 3.- Objeto de protección
     
  3. Artículo 5. - Derechos Conferidos
     
  4. Artículo 6. - Relación con la Protección de Marca

SECCION 4. PROTECCION A LAS ?EXPRESIONES DEL? FOLCLORE

  1. Artículo 1. Comentarios Generales

PARTE III. OBSERVANCIA

  1. Comentarios Generales
     
  2. Artículo 1. ?Obligaciones Generales ?
     
  3. Artículo 2. Aspectos procesales especificos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos.
     
  4. Artículo 4. - Procedimientos Penales

PARTE IV. OTRAS DISPOSICIONES

  1. Artículo 2. Protección de la materia existente

CONCLUSION

APENDICES

 

Apéndice A Informe de la INTA “Tratado de Lisboa para la Protección de Apelaciones de Origen – Violación del Tratado ADPIC”, Junio 2000, por el Subcomité de Asuntos de Defensa del Comité de Asuntos Externos”.
Apéndice A Resolución de la INTA de 1999 sobre Agotamiento de Derechos
Apéndice C Resolución Conjunta respecto a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas tal como fue estipulado por la Asamblea de la Unión de Paris y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en septiembre de 1999.
Apéndice D Pautas de la Ley Modelo de la INTA, 1998 
Apéndice E Sección 45 de la Ley de Marcas de Canadá 
Apéndice F Recomendación conjunta propuesta por OMPI respecto a Licencias de Marca expedida por la Comisión Permanente sobre la Ley de Marcas, etc., de fecha 28 de Junio de 2000.
Apéndice G Recomendaciones detalladas para la implementación de disposiciones para el cumplimiento de la Parte III de los ADPIC
Apéndice H Leyes contra la falsificación y piratería según el modelo de OMPI y comentarios de la INTA
Apéndice I Modelo de la legislación del Modelo WCO y comentarios de la INTA.


 
 
I. INTRODUCCION

El Subcomité ALCA de la INTA, Asociación Internacional de Marcas Comerciales, se complace en dar respuesta a la solicitud USTR, para los comentarios presentados por escrito que aparecen en 66 del Reg. Fed. 249 (Diciembre 27, 2002) sobre el segundo Borrador del Tratado del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (en lo sucesivo el “Borrador”).

La INTA es una organización mundial no lucrativa con 125 años de antigüedad compuesta por más de 4,300 propietarios de marcas comerciales y consejeros de 160 países, incluyendo 33 de los 34 países que participan en el ALCA. Nuestra asociación abarca todos los sectores industriales e incluye fabricantes, minoristas así como organizaciones legales y de otros servicios. Nos dedicamos a apoyar la armonización del área de las marcas comerciales, la protección al consumidor y promover la competencia libre y justa.

Creemos que la protección de la propiedad intelectual, y en particular de las marcas comerciales, beneficia el desarrollo económico de todas las naciones y, por ende, los intereses de cada nación. En consecuencia, la INTA ha supervisado y comentado sobre los aspectos de Propiedad Intelectual del ALCA desde 1996 a través de su Subcomité ALCA. INTA presentó seis propuestas a ser consideradas por el Grupo de Negociaciones sobre Propiedad Intelectual el 4 de febrero de 2000, antes de la salida del primer texto consolidado. Después de la salida pública del primer texto Borrador, la INTA respondió el 20 de agosto de 2001, al pedido de USTR para los comentarios escritos, 66 Reg. Fed. 134 (Julio 12, 2001). Nuestros primeros comentarios reflejaron posiciones asumidas después de una larga y detallada consideración de la amplia variedad de puntos de vista y diversidad de los miembros de la INTA, así como las posiciones previamente existentes y bien establecidas de la INTA. Estos comentarios fueron presentados también para ser incluidos en los materiales distribuidos en la Séptima Asamblea de Ministros de Comercio del Hemisferio en Quito, Ecuador, el 1 de noviem bre de 2002. Se adjunta al presente, como Apéndice A, una copia de nuestros primeros comentarios y sus apéndices.

La INTA ha revisado con gran interés el segundo Borrador del Capítulo ALCA sobre Derechos de Propiedad Intelectual (“Capítulo”). Estamos muy complacidos por la oportunidad de ofrecer comentarios de la INTA en esta etapa decisiva de las negociaciones. Nuestros comentarios se limitan a aquellos aspectos del Capítulo ALCA sobre los Derechos de Propiedad Intelectual de relevancia para propietarios de marcas comerciales y consejeros a nivel mundial, miembros de la INTA y reflejan sus puntos de vista; no expresamos puntos de vista sobre otros aspectos del Capítulo. Los siguientes comentarios siguen la estructura del nuevo Capítulo del Borrador.

COMENTARIOS
CAPITULO SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

(Páginas 9.2 -9.7)
  1. Artículo 4. - Agotamiento del Derecho:

(Páginas 9.3, 9.8, 9.9) El principio general del agotamiento regional del derecho de propiedad intelectual está establecido en el Artículo 4 de la primera Parte del Capítulo. El principio de agotamiento regional de los derechos de las marcas comerciales está establecido en el Artículo 4 de la primera Sección, segunda Parte, del Capítulo. La INTA se opone tajantemente al agotamiento regional y exhorta a la eliminación tanto de las disposiciones para proteger los derechos e intereses legítimos de los propietarios de marcas comerciales y consumidores. Hay buenas razones por las cuales los derechos de marcas comerciales han sido siempre territoriales.

Los 34 países del ALCA tienen culturas, condiciones de mercado y requerimientos normativos ampliamente divergentes. Como se explicó en entregas previas, las cuales incorporamos aquí como referencia y adjuntamos al presente como Apéndice A, los propietarios de marcas comerciales adaptan sus productos y servicios para que concuerden con la cultura, condiciones de mercado y requerimientos normativos de cada país en los que se venden sus productos y servicios. Respetuosamente sostenemos que dicha adaptación beneficia al consumidor permitiéndole tener productos y servicios diseñados específicamente para su medio cultural, económico y social.

La especificidad geográfica es crítica para los propietarios de marcas comerciales, elemento esencial de su derecho a controlar la calidad, características e imagen de los productos y servicios vendidos bajo sus marcas en mercados particulares. El principio de agotamiento regional privaría de este derecho a los propietarios de marcas comerciales. Por lo tanto, pedimos que el Grupo de Negociaciones de DPI siga el ejemplo fijado por el Artículo 6 de los ADPIC y anule la cuestión de agotamiento eliminando las anteriormente mencionadas disposiciones de “agotamiento regional”.

  1. Artículo 5.- [Relación con otros acuerdos sobre Propiedad Intelectual] [y Recomendaciones Conjuntas]

(Páginas 9.3, 9.4)

1. Artículos 5.2 y 5.2(e). Para promover el progreso en los negocios y el comercio entre las partes, son necesarias mejoras en la protección del derecho de propiedad intelectual, incluyendo específicamente los derechos de marcas comerciales. La inclusión de frases entre corchetes, “como mínimo”, en el Artículo 5.2 servirá como meta, como lo es la eliminación del Artículo 5.2(e) de los corchetados “Artículos 9 a 40 de” los ADPIC. La inclusión de “como mínimo” establece un cimiento para la protección de la propiedad intelectual, lo cual es apoyado por la INTA. Consideramos que cada disposición de los ADPIC es un elemento útil de dicha protección. La INTA, por lo tanto, exhorta que todo el Acuerdo de los ADPIC sea incorporado en el Artículo 5.2 y que se elimine la limitación a los Artículos ADPIC 9 a 40.

2. Artículo 5.2 (h). Por las mismas razones, la INTA exhorta al Grupo de Negociaciones solicitarle a los Miembros del ALCA poner en vigencia todas las disposiciones del Tratado de Ley de Marcas Comerciales (“TLM”) sin omisiones.

3. Artículo 5.4(b). La INTA aprecia el apoyo del ALCA del Protocolo de Madrid y exhorta al Grupo de Negociaciones para que apruebe esta disposición.

4. Artículo 5.5. La INTA recomienda que se elimine esta disposición, la cual establece en la parte relevante que “nada del contenido en este Capítulo será interpretado en el sentido de requerir niveles de protección superiores ni que permita niveles menores de protección que los estándares mínimos establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC”. Consideramos que los estándares ADPIC son susceptibles de mejora. Algunas de estas mejoras aparecen en el segundo Borrador; otras se sugieren más adelante.

  1. Artículo 10.2. Ejercicio de los Derechos ?Abuso de los Derechos ?

(pagina 9.6)

La INTA advierte, con cierta preocupación, el requerimiento de este Artículo que las Partes toman en consideración para el reconocimiento y aplicación de los derechos de marcas comerciales si los derechos están originando el “abuso de posición dominante en el mercado”. Si bien se apoya firmemente la competencia libre y leal y se deplora el abuso de cualquier tipo, cuestionamos si las entidades gubernamentales encargadas del registro de marcas y en algunos casos de la aplicación de los derechos en las marcas proporcionan foros apropiados para determinar dichos temas.1

D.- Artículo 11.- Transparencia
(Página 9.7)

La INTA aplaude las disposiciones de este artículo el cual requiere a las partes publicar por escrito las leyes, reglamentos, procedimientos, decisiones judiciales y fallos administrativos que pertenecen a la protec ción y aplicación de los derechos de propiedad intelectual. La transparencia que resulta de las disposiciones es importante para una clara comprensión, apreciación y ejecución de las leyes de propiedad intelectual. Tendríamos la esperanza de la elaboración de disposiciones que requieran la disponibilidad de la publicación requerida para todos, o al menos todos los nacionales de todos los Estados Miembros del ALCA.





PARTE II.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1. MARCAS

(Páginas 9.8 - 9.11.)

A. - Artículo 1. Materia objeto de protección

(Página 9.8)

1. Artículo 1.1. La INTA aprecia la decisión de los Ministros de eliminar la lista de variaciones aceptables de las marcas tradicionales y no tradicionales que aparecen en el primer Borrador. La lista estaba incompleta y era causa probable de confusión.

2. Artículo 1.2. Las primeras dos variaciones propuestas de esta disposición están de acuerdo con los ADPIC, Artículo 15A.1, el cual permite que los Miembros rechacen registros de marcas que no son visualmente perceptibles. Apoyamos enfáticamente la registrabilidad de las marcas que no son visualmente perceptibles, incluyendo sin limitación las marcas audibles y las marcas tridimensionales, en la medida que sean capaces de ser descriptas mediante anotación escrita, diagrama u otro medio visual. La INTA alienta al Grupo de Negociaciones a mejorar las disposiciones de los ADPIC, adoptando la tercera variación de 1.2, la cual impide a las partes requerir una percepción visual como condición de registro.

3. Artículo 1.3. La INTA apoya el reconocimiento y protección de las marcas de servicio, incluyendo las marcas de servicio de venta al por menor, marcas colectivas y marcas de certificación.

B.- Artículo 2. - Principios

(Página 9.8)

La INTA se opone al Artículo 2.1, el cual requeriría que todos los Estados Miembros adopten el principio de que los derechos de una marca pertenecen exclusivamente a la primera persona que presentó la solicitud de su registro en ese Estado. El Artículo es contrario a las leyes de muchos Estados Miembros potenciales, incluyendo sin limitación Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de Norteamérica, todos los cuales reconocen los grados variables de los derechos en las marcas no registradas. Preocupa de manera particular que el Artículo impediría el reconocimiento y aplicación de los derechos de las marcas notoriamente conocidas no registradas en un Estado Miembro.

Puesto que el principio de “primero en presentar” en el Artículo no tiene limitación o excepción, éste estaría sujeto a abuso y con la probabilidad de impedir el desarrollo del comercio entre los Estados Miembros. Por ejemplo, un fabricante en un Estado que contempla la posible distribución de sus productos en otro Estado tendría que escoger entre incurrir en el gasto del registro antes de empezar incluso la discusión más preliminar de un acuerdo de distribución o incurrir en el riesgo de que se apropien y adueñen de su marca para ser objeto de chantaje por parte de un distribuidor potencial inescrupuloso, contra quien el fabricante no tendría recurso alguno. Estas dificultades podrían persuadir a los negocios más pequeños en particular de privarse de una expansión más allá de sus fronteras nacionales.

C.- Artículo 4. - Agotamiento del Derecho

(Páginas 9.8 -9.9)

Reiteramos aquí la firme oposición de la INTA a cualquier disposición que requiera la adopción del principio de agotamiento regional o internacional, por las razones establecidas en las páginas 1 y 2 previas. Cada versión del Artículo 4.1 en el segundo Borrador afectaría en forma adversa los derechos de los propietarios y consumidores de las marcas comerciales.

D.- Artículo 5. - Derechos Conferidos

(Página 9.9)

Esta disposición, que consta solamente del Artículo 5. 1, formula una serie de cuestiones, cada una de las cuales se aborda en forma separada a continuación.

1. “Marca Comercial Registrada” Los derechos conferidos por este Artículo se confieren solamente a las marcas comerciales registradas. El Artículo mediante sus términos no se aplica a las marcas no registradas, incluso si las marcas no registradas son notoriamente conocidas. De acuerdo con nuestro punto de vista de que las marcas notoriamente conocidas no necesitan ser registradas para merecer protección, la INTA apoya la extensión del Artículo a marcas notoriamente conocidas. Apoyamos también la inclusión de la última oración del Artículo, la cual permite a las Partes reconocer derechos sobre la base del uso.

2. Productos “relacionados” La INTA apoya el derecho de los propietarios de marcas comerciales a evitar que terceros usen signos idénticos o similares sobre productos, antes que idénticos o similares, relacionados cuando dicho uso pudiese dar como resultado una probabilidad de confusión. Por lo tanto, exhortamos al Grupo de Negociación a seleccionar la opción “productos relacionados” antes que la opción “productos idénticos o similares”. Hacer esto mejoraría los derechos otorgados bajo los ADPIC, una mejora sumamente conveniente por diversas razones.

La opción “productos relacionados” abarca el examen para la violación de marca comercial usada por muchas cortes modernas y refleja las realidades comerciales del mercado moderno, en los que la “línea de extensión” se ha transformado en un acontecimiento cotidiano. Por ejemplo, sostenemos que si el propietario de una marca para aceite de oliva puede demostrar que el aceite de oliva está relacionado con el vinagre y que los vendedores de aceite de oliva venden también a menudo vinagre, le estaría razonablemente permitido evitar el uso desautorizado de esta marca en el vinagre, incluso si aún no ha extendido su línea a vinagre.

3. Indicaciones geográficas Otra mejora propuesta en el primer párrafo del Artículo es dar al propietario de una marca registrada el derecho de evitar que otros usen las marcas idénticas o similares que incluyen indicaciones geográficas. De no existir la inclusión de indicaciones geográficas, el propietario de una marca comercial no tendría ningún recurso contra un pirata que use una marca registrada, o una parte sustancial de una marca registrada, con el pretexto de usar simplemente un término geográficamente descriptivo.

4. Presunción de Confusión. La primera oración del segundo párrafo de este Artículo ofrece tres opciones para una presunción de probabilidad de confusión debido al uso de un signo idéntico. La INTA apoya la tercera opción, una presunción de probabilidad de confusión cuando un signo idéntico se usa para productos o servicios “relacionados”. Esta opción extiende la presunción de probabilidad de la disposición de confusión en los ADPIC. Sostenemos que la extensión está garantizada. El universo infinito de las marcas disponibles hace innecesaria la adopción de una marca idéntica que ya haya sido registrada por otro. Si el recién llegado adopta una marca ya registrada por otro para productos relacionados, es razonable presumir que pretende comerciar basado en la buena voluntad inherente de la marca registrada.

5. Resumen. La INTA apoya enfáticamente el siguie nte texto para el Artículo
5.1:

El propietario de una marca registrada tendrá el derecho exclusivo de evitar que toda persona que no cuente con el consentimiento del propietario, use en el comercio signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para productos y servicios relacionados a aquellos productos y servicios para los cuáles la marca del propietario está registrada, cuyo uso daría por resultado la posibilidad de provocar confusión.

En caso de uso de un signo idéntico para productos o servicios relacionados, se presumirá la posibilidad de confusión.

Los antes descritos no perjudicarán a ningún derecho anterior existente, ni afectarán la posibilidad de que las Partes dispongan de los derechos con base en el uso.

6. Sobre Derechos enumerados. Las disposiciones de los “derechos enumerados” del tercer párrafo del primer Borrador del ALCA han sido eliminados; no hay nada similar en el segundo Borrador. La INTA recomienda que se añada un Artículo 5.2, de la siguiente manera:

Sin limitar cualquier derecho que de otra forma se pudiera disponer, el propietario de una marca comercial registrada o una marca notoriamente conocida tendrá derecho a proceder contra terceros que ejecuten cualquiera de los siguientes actos sin el consentimiento del propietario:

a) Aplicar, pegar o fijar en cualquier forma un símbolo distintivo que sea idéntico o similar a la marca registrada o notoriamente conocida, sobre productos para los cuáles la marca ha sido registrada o para productos relacionados, o sobre los contenedores, envolturas, empaques o presentaciones de tales productos, o sobre aquellos productos que han sido producidos, modificados o tratados utilizando servicios para los cuáles la marca ha sido registrada o para servicios relacionados;

b) Suprimir o alterar la marca registrada o la marca notoriamente conocida que su propietario, o una persona autorizada por el mismo, pudiera haber aplicado, pegado o fijado en los productos definidos en el subpárrafo anterior;

c) Fabricar etiquetas, contenedores, envolturas, empaques u otros artículos análogos que reproduzcan o contengan una reproducción de la marca comercial registrada, la marca notoriamente conocida o una marca similar; o comercializar tales artículos, o tenerlos ilegalmente en bodega;

d) Rellenar o volver a usar con fines comerciales, contenedores, envolturas o empaques que porten la marca registrada, la marca notoriamente conocida o una marca similar;

e) Hacer uso comercial de un signo que sea idéntico o similar a la marca registrada o a la marca notoriamente conocida en circunstancias tales que dicho uso pudiera desorientar al público o causar confusión, o que pudiera causar al propietario de la marca daño económico o comercial injusto, al diluir la fuerza distintiva o el valor comercial de la marca, o dilui rla obteniendo injusta ventaja de su buen nombre o fuerza distintiva.

7. Conclusión Con las modificaciones precedentes, la INTA apoya los Derechos Conferidos en el Artículo 5 del segundo Borrador.

E.- Artículo 6.- Marcas Notoriamente Conocidas

(Página 9.9)

1. Comentarios Generales. La INTA recomienda que el texto propuesto sobre Marcas Notoriamente Conocidas en el Artículo 6 sea reemplazado con el de la Resolución Conjunta Respecto a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas (“Resolución Conjunta”) tal como fuera apoyada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) en septiembre de 1999.

2. Determinación de las marcas notoriamente conocidas . La INTA recomienda en forma específica que el Tratado del ALCA incluya una determinación en cuanto a si una marca es, o no es, una marca notoriamente conocida deberá depender de las circunstancias particulares en cada caso. Aunque pueden desarrollarse y establecerse factores que brinden pautas para tal determinación, estos criterios deberán ser únicamente a manera de guía no exclusiva. Los encargados de tomar decisiones deberán tener libertad de considerar cualquier evidencia relevante al asunto, si una marca dada es bien conocida, lo cual puede variar ampliamente de un caso a otro.

3. Disposiciones recomendadas. La INTA apoya la adopción de las pautas en la Resolución Conjunta de la OMPI, para determinar si una marca es o no una marca conocida. Estas pautas se establecen a continuación:

a) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector relevante de público;

b) la duración, alcance y área geográfica de cualquier uso de la marca;

c) la duración, alcance y área geográfica de cualquier promoción de la marca, incluyendo publicidad y la presentación, en ferias y exhibiciones, de los productos y/o servicios a los cuales la marca corresponde;

d) la duración y área geográfica de cualesquiera registros y/o cualquier solicitud de registro de la marca, al grado de que reflejen el uso o reconocimiento de la marca;

e) el antecedente del ejercicio exitoso de los derechos en la marca, en particular, el grado en que la marca fue reconocida como una marca conocida por las autoridades competentes; y

f) el valor asociado con la marca.

Estas pautas extienden la evaluación de si la marca es o no es una marca notoriamente conocida más allá de los sectores relevantes y del alcance de la promoción y publicidad de dicha marca. Estos factores reconocen la importancia de la puesta en marcha de tal marca y su uso continuo en el mercado global y compensan las acciones enérgicas tomadas emprendidas por los propietarios de marcas notoriamente conocidas para incrementar el conocimiento de que la marca es de su propiedad sobre una base internacional, incluso si no es reconocida de inmediato por el “sector relevante” dentro de una región geográfica particular.

4. Las Marcas Notoriamente Conocidas no necesitan ser registradas . Una de las opciones para el Artículo 6.4 requeriría que las marcas notoriamente conocidas sean registradas; la otra opción, que la INTA apoya, no requeriría que se registren. Notamos que la primera opción no especifica si una marca tiene que ser registrada en el Estado en el que se busca que se considere bien conocid a la protección o aplicación, o si el registro en otro Estado o Estados sería suficiente. Esta ambigüedad causaría confusión.

No habrá confusión si el ALCA establece claramente que las marcas notoriamente conocidas no necesitan ser registradas. La Resolución Conjunta de la OMPI contiene texto que proporciona dicha declaración; La INTA exhorta al Grupo de Negociaciones a incorporar este texto en el ALCA, como se establece a continuación.

Un Estado Miembro no requerirá, como condición para determinar si es una marca conocida:

(i) que la marca haya sido usada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en o con respecto al Estado Miembro;

(ii) que la marca haya sido conocida, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en o con respecto cualquier jurisdicción diferente a la del Estado Miembro; o

(iii) que la marca sea extensamente conocida por el público en el Estado Miembro”.

5. El daño a las marcas notoriamente conocidas debe incluir la dilución. El Artículo 6.4 del segundo Borrador estipula que el Artículo 6bis de la Convención de París se aplicará al uso de una marca notoriamente conocida sobre productos o servicios distintos a aquellos identificados por la marca, si dicho uso “indique una relación entre los productos o servicios y el propietario de la marca y siempre que exista la probabilidad de que el interés del propietario de la marca sufra daño por tal uso”. Esta definición de “daño” elimina en forma in apropiada la teoría de dilución que se ha convertido en piedra angular del derecho internacional que protege las marcas notoriamente conocidas. Esto también está de acuerdo con la Resolución Conjunta de la OMPI.

La Resolución Conjunta de la OMPI prevé la protección de una marca conocida cuando “el uso no autorizado de una marca por parte de un tercero pudiera perjudicar o diluir de manera desleal el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida y el uso de esa marca aproveche en forma desleal el carácter distintivo de la marca conocida”.

La INTA sostiene esta definición más amplia, la cual consideramos es mucho menos probable que sea mal interpretada que el término “daño” del actual Artículo 6.4.

Como un término no definido, el término “daño” es susceptible de muchas interpretaciones, incluyendo interpretaciones que requieren prueba de pérdida real financiera o el potencial para la pérdida financiera y que ignora el daño auténtico y el daño potencial al buen nombre y la reputación necesariamente causada por la dilución y competencia desleal. La INTA exhorta al grupo de Negociaciones eliminar la actual disposición de “daño” del Artículo 6.4 y reemplazarlo con el texto de la Resolución Conjunta de la OMPI citado anteriormente.

Notamos con cierta preocupación la posibilidad de que “la relación entre los productos o servicios y el propietario de la marca” sea interpretada de forma que requiera una probabilidad de confusión, lo cual es completamente contrario a los principios básicos de dilución, y sugerimos que el Grupo de Negociaciones aborde esta cuestión con un texto esclarecedor.

6. La no Extinción de Derechos de los Propietarios de Marcas Notoriamente Conocidas. La INTA lamenta que el segundo Borrador omita la Subsección 7 del primer Borrador, la cual establecía que no habría fecha límite para que un propietario de marca notoriamente conocida demande la cancelación o prohibición del uso de una marca registrada o usada de mala fe. Las disposiciones de la anterior Subsección 7 estaban de acuerdo con la Resolución Conjunta de la OMPI; la INTA apoya su inclusión en el ALCA.

7. Identificadores de Empresas. Como el primer Borrador, el segundo Borrador no incluye un análogo a la prohibición o identificadores de empresas (nombres comerciales) de la Resolución Conjunta de la OMPI que entre en conflicto con las marcas notoriamente conocidas. La INTA apoya la inclusión de dicho análogo en el ALCA.

8. Conclusión. En resumen, la INTA recomienda que el Acuerdo del ALCA esté de acuerdo con las normas y convenios internacionales existentes que rigen la protección de las marcas notoriamente conocidas. Dicha conformidad ayudará a asegurar que los derechos y obligaciones de los Estados Miembros con respecto a las marcas notoriamente conocidas sean claros y exactos y ayudará a asegurar también que los propietarios de las marcas notoriamente conocidas tengan un método consecuente y uniforme de protección global de sus derechos.

Reiteramos nuestra convicción de que la adopción de toda la Resolución Conjunta de la OMPI, con respecto a las marcas notoriamente conocid as, es una forma simple de efectuar los cambios requeridos ampliamente apoyados por la INTA.

F. Artículo 8.- Duración de la Protección

(páginas 9.9)

Nos complace que el segundo Borrador incorpore en el Artículo 8.1 la propuesta de la INTA para una duración inicial de protección de no menos de diez años para los registros de marcas y una duración de no menos de diez años para las renovaciones de los registros de marcas. El actual Artículo 8.1 concuerda con el Artículo 13(7) del TLT; la INTA apoya el Artículo como está redactado ahora.

G. Artículo 9.-Requisito de Uso

(Página 9.10)

1. Artículo 9.1 (primera versión) . La primera versión del Artículo 9.1 requiere que las Partes apliquen el uso de las disposiciones de los ADPIC, Artículo 19. La INTA apoya esta disposición.

2. Artículo 9.1 (segunda versión). La segunda versión del Artículo 9.1 estipula la cancelación de un registro de marca debido al no uso durante un periodo de por lo menos cinco años desde la fecha del registro. Notamos como cuestión preliminar que la “fecha de registro” es ambigua en los sistemas legales en los que los registros de marcas entran en vigencia desde la fecha de presentación de la correspondiente solicitud. Si la frase “fecha de registro” se usa en el ALCA, sería útil para aclarar si la frase está destinada a referirse a la fecha en la que el registro fue otorgado o a la fecha efectiva del registro.

De manera más sustantiva, la INTA se complace en ver que esta versión del Artículo 9.1 no es notablemente inconsistente con nuestras Model Law Guidelines (Lineamientos de la Ley Modelo), promulgada en mayo de 1998, las cuales reflejan un consenso de los miembros de la INTA respecto a las cuestiones de uso. Respecto a la cancelación de una marca comercial, nuestras pautas promueven las disposiciones similares a las contenidas en la Sección 45 del Canadian Trademark Act2 (Ley de Marcas Canadiense). Si bien la segunda versión del Artículo 9.1 no es sumamente objetable y mejora las versiones precedentes proporcionando un no uso excusable, la INTA no obstante recomienda que el Grupo de Negociaciones considere el texto usado en la disposición canadiense.

H. Artículo 11.-Licencias y Cesión

(Página 9.10)

Los comentarios de la INTA a este artículo se limitan a las tres propuestas para el Artículo 11.2, los cuales aún no indican que se haya llegado a un consenso. La primera propuesta consistiría en hacer obligatorio el registro de acuerdos de licencia de marcas. La segunda propues ta permitiría pero no requeriría como obligatoria la inscripción de Convenios de licencia de marca. La tercera propuesta impediría a las Partes requerir el registro de acuerdos de licencia de marca. Por las razones explicadas más adelante, la INTA apoya enfáticamente la tercera propuesta.

1. Eliminación de los Requisitos Obligatorios de Registro de la Licencia de Marca. La INTA exhorta al Grupo de Negociaciones a eliminar los requisitos obligatorios de registro de licencia de marca, porque crean una carga innecesaria para los propietarios de marcas y constituyen un impedimento no garantizado para el ejercicio de los derechos de marca, impidiendo innecesariamente de este modo el comercio entre naciones. Cualquiera de los limitados beneficios conferidos por el registro obligatorio son mucho menores que las cargas y pueden obtenerse a través de medios menos desventajosos.

a. Antecedentes. Las leyes de marcas de muchos países en América requieren que las licencias sean inscriptas. El registro por lo general es necesario para que la licencia tenga validez, para que los derechos del licenciante puedan ser ejercidos contra terceros y que el uso de la marca concedida en la licencia para el licenciatario, se tome en cuenta como uso por parte del licenciante para satisfacción de los requerimientos de uso.

b. Desventajas de los Requisitos de Inscripición. Entre las diversas desventajas de los requisitos obligatorios la inscripción de licencia de marca se encuentran aquellos resumidos más adelante.

El uso de una marca registrada por parte de un licenciatario cuya licencia no ha sido registrada, no será legalmente reconocido y dicho uso no redundará en beneficio del propietario de la marca. Por lo tanto, los requisitos de registro son utilizados por terceros con el fin de ejercer acciones en contra de los derechos de un propietario de marca. El incumplimiento del registro puede impedir que el propietario de la marca haga valer sus derechos.

El cumplimiento de los requisitos obligatorios de registro de la licencia por parte del licenciatario es costoso, lo cual generalmente puede costar miles de dólares. Para pequeñas empresas dichos costos son prohibitivos.

El cumplimiento de los innumerables detalles y de las actuaciones procesales de los requisitos de registro lleva varios meses

Debido a que el cumplimiento de los requisitos es a menudo una precondición para arreglos comerciales, la implementación de dichos arreglos, con frecuencia se demora mientras que se cumplen las complejidades de los requisitos de registro.

Estas complejidades son de por sí una desventaja y un impedimento para el comercio.

Los costos de la inscripción son incluso superiores para los propietarios de marcas con múltiples licenciatarios, por ejemplo, acuerdos de franquicia; para los propietarios de marcas con registros y solicitudes en clases múltiples, especialmente en países donde se expide un registro de marca comercial para cada clase por separado; y para los propietarios de marcas con un programa continuo de expansión y actualización de sus líneas de productos y embalaje, para quienes la inscripción es un proceso y un gasto interminable, puesto que deben ser abonados aranceles o tasas adicionales cada vez que se inscriban modificaciones en un Convenio de licencia.

La inscripción de una licencia a menudo requiere la publicación de sus contenidos y la accesibilidad para una inspección pública. Con frecuencia, el cambio en un Convenio de licencia debe ser registrado antes de que entre en vigor.

En aquellos países en donde se requiere la aprobación gubernamental del acuerdo de licencia para determinar su cumplimiento con las leyes, existe incertidumbre y falta de consecuencia en la interpretación de las leyes. Esto con frecuencia provoca que el propietario de la marca comercial sea tratado en forma arbitraria e injusta.

c. Razones para los Requisitos del Registro. Históricamente, se han citado las siguientes necesidades con el fin de justificar los requisitos obligatorios para el registro:

La necesidad de examinar los términos de la relación contractual para determinar si el convenio contraviene las disposiciones de la ley local (antimonopolio, transferencia de tecnología, control de intercambio, capital extranjero e impuestos);

La necesidad de permitir a los consumidores determinar si los productos y servicios cumplen con las normas del que otorga la licencia y si el licenciatario está autorizado para usar la marca;

La necesidad de proteger al propietario de la marca comercial siempre que el uso por parte del licenciatario redunde en beneficio del que otorga la licencia para la adquisición o el mantenimiento de los derechos de la marca comercial del que otorga la licencia, en particular cuando el que otorga la licencia no está usando por si mismo la marca en el país; y

La necesidad de proteger al licenciatario contra terceros permitiéndole unirse a acciones de infracción y reclamar indemnización por sus propios daños, y proteger al licenciatario contra el que otorga la licencia al hacer imposible o difícil para el licenciante, ceder, cancelar o gravar la marca que ha sido licenciada sin la cooperación del licenciatario.

d. Otros Medios Para Satisfacer Estas Necesidades. La INTA sostiene que las sanciones impuestas por el no registro son demasiado severas y el cumplimiento de tales requisitos de registro es indebidamente costoso, molesto y comercialmente poco realista. En la medida que los requisitos están destinados a asegurar el cumplimiento de la legislación local la INTA sostiene además que los asuntos relacionados con el cumplimiento podrían y deberían formularse y ser tratados cuando el propietario de la marca busque hacer cumplir los derechos de su marca contra terceros.

Asimismo, la INTA cree que las necesidades señaladas en el párrafo anterior pueden ser satisfechas mediante otros medios menos desventajosos que incluyen:

Si un Convenio de licencia no cumple con leyes distintas a la ley de marcas, este incumplimiento puede ser considerado como la invalidación del Convenio o de ciertas cláusulas del mismo y hacer que el que posee la licencia esté sujeto de multas. La INTA sostiene que la invalidez o la inexigibilidad de un registro de marca por el no cumplimiento con los requisitos administrativos para el registro no son necesarios o razonables; estas sanciones son demasiado drásticas y desproporcionadas a la infracción.

El registro de una licencia no da garantía de control de calidad. La identidad del propietario de la marca comercial puede establecerse consultando los registros de marca o por otros medios, aunque los consumidores rara vez, si alguna vez lo hacen, consultan los registros oficiales. Las quejas sobre la calidad pueden dirigirse a la entidad correspondiente, las cuales en muchas, si no es que en la mayoría, de los casos pueden determinarse a partir del etiquetado del producto. En este caso, también, la inexigibilidad del registro de una marca es una sanción demasiado drástica para el incumplimiento de los requisitos de registro.

Si la ley de un país estipula que el uso por parte de un licenciatario, automáticamente, redunda en el beneficio del propietario de la marca, no es necesario el registro obligatorio. Cada vez más los países están reconociendo este hecho al eliminar el requisito de registro de licencia. Canadá ha eliminado sus requisitos de “usuario registrado”; Brasil ha eliminado los requisitos para registro para por lo menos algunos propósitos.

Por lo general, un acuerdo de licencia puede permitir que el licenciatario, bajo ciertas circunstancias, pueda unirse a los procedimientos de incumplimiento y reclamar compensación por sus propios daños. Los licenciatarios pueden negociar la inclusión de éstas y otras disposiciones de protección en el Convenio de licencia.

2. Conclusión. Como se demostró anteriormente, el único beneficio verdadero de los requisitos obligatorios para la inscripción de licencia redunda en el país que los impone, mediante el cobro de tasas de inscripción registro gubernamentales. Los requisitos no producen beneficio para todos los consumidores. En realidad, los requisitos pueden estar en perjuicio de los consumidores en la medida que su exigencia conduce a la apropiación de marcas válidas por parte de infractores locales o licenciatarios desleales. Además, los requisitos obligatorios para el registro no concuerdan con los objetivos de libre comercio del ALCA, puesto que impiden en forma indebida la comercialización multinacional de las marcas e impide indebidamente de este modo el comercio entre naciones. Por lo tanto, la INTA exhorta al Grupo de Negociaciones a impedir los requisitos obligatorios para el registro en los Estados Miembros.

Si se adopta el registro obligatorio de licencias, a pesar de las muy buenas razones expresadas anteriormente para no hacerlo, las sanciones por incumplir el registro deberían restringirse de manera que se evite la pérdida no garantizada de los derechos de la marca comercial. Esto estaría de acuerdo con la Recomendación Conjunta Propuesta Referente a Licencias de Marcas Comerciales de la OMPI (“Recomendación Conjunta”) expedida el 8 de junio del 2000, por el Comité Permanente sobre la Ley de Marcas Comerciales. La disposición pertinente de la Recomendación Conjunta es la siguiente:

Las partes no requerirán el registro de las licencias de marca para establecer la validez de la licencia o para mantener el poder de hacer valer cualesquiera derechos en la marca, y el incumplimiento del registro de una licencia de marca no afectará la validez del registro de la marca que es el objeto de la licencia.

La eliminación del registro obligatorio es la solución preferida para los problemas expresados por esta disposición, pero la INTA apoya enfáticamente la inclusión de la disposición si no se elimina el registro obligatorio.

I. Artículo 12.- Cuestiones de Procedimiento.

(Páginas 9.10-9.11)

1. Artículo 12.1. El requerimiento de transparencia en los procedimientos para registrar y mantener las marcas comerciales es un suplemento bienvenido para los requisitos de transparencia más específicos en las Disposiciones Generales del segundo Borrador.

2. Artículo 12.3 . La INTA apoya y aplaude el requisito en este Artículo en el que las Partes trabajan hacia la implementación de sistemas para el proceso de solicitud, registro y mantenimiento electrónicos de marcas.

3. Artículo 12.4 . El requisito de que las Partes adopten y se adhieran al Sistema de Clasificación de Niza puede ser insostenible a causa de un conflicto con las leyes nacionales de algunas Partes potenciales, más principalmente Canadá. El requisito de que las partes usen el Sistema de Clasificación de Niz a ha evitado que Canadá sea una Parte del TLT.

4. Artículo 12.5. Una versión de este Artículo es una mejora en la disposición de los ADPIC de donde proviene. Los ADPIC estipula que cada parte puede ofrecer una oportunidad de oponerse al registro de una marca, además proporcionar una oportunidad razonable para pedir anulación de registros. Una versión del Artículo 12.5 refleja los ADPIC y permite pero no requiere que las Partes proporcionen procedimientos de oposición. La otra mejora los ADPIC requiriéndole a las Partes que proporcionen procedimientos de oposición así como de cancelación. La INTA apoya el requerimiento de oposición.

J. Artículo 13.-Nombres de Dominio en Internet

(Página 9.11)

1. Comité Consultivo Gubernamental. La INTA apoya la primera versión del Artículo 13.1, que requiere la participación de las partes contratantes en el Comité Consultivo Gubernamental (GAC) de la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN). La INTA cree que los gobiernos nacionales ofrecen experiencia tanto técnica como política respecto al proceso para crear un sistema de nombre de dominio (DNS) más seguro, estable y confiable y, por lo tanto, exhorta su participación dentro del GAC

2. Participación en los Procedimientos de Resolución de Disputas Uniformes de ICAAN. La INTA también respalda el requerimiento en la primera versión del Artículo 13.1 de que los Centros de Información en Red (“NICs”) de las Partes participen en el Procedimiento Uniforme de la Resolución de Disputas de ICANN (UDRP) con el fin de resolver los casos de la ciberocupación de las marcas comerciales.

El UDRP ya ha probado que brinda un método justo y rápido de resolver las disputas de ciberocupación en los global top-level domain .com, . net y .org. Ha habido más de 6,500 procesos de conformidad con el UDRP abarcando más de 11,000 nombres de dominio. La vasta mayoría de estas disputas se resolvieron en menos de 60 días.

Creemos que resulta beneficioso adoptar esta riqueza de experiencia utilizándola en el reino de los ccTLDs. Hacerlo ayudará a limitar el parche respecto a las decisiones conflictivas sobre los derechos de los propietarios de marca y los registrantes de nombre de dominio ya que ésta por lo general conduce a una mayor uniformidad en cuanto a las decisiones respecto a las disputas de nombre de dominio, lo que es en favor de los intereses tanto de los consumidores como de los propietarios de la marca.

3. Disposición de Datos de WHOIS . El segundo Borrador no requiere que los NICs de las Partes proporcionen datos de WHOIS precisos, confiables y accesibles. La INTA recomienda que esta parte se añada al ALCA. WHOIS es una herramienta esencial utilizada para hacer cumplir la ley, a funcionarios, consumidores, e incluso los padres de usuarios jóvenes de Internet para obtener la información que necesitan para contactar a los propietarios de un sitio particular en la red, así como por propietarios de marcas comerciales y de derechos de autor que buscan información acerca de posibles infractores. Sostenemos que el requerimiento propuesto proporcionaría importantes beneficios a todos.

SECCIÓN 2. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

(páginas 9.12-9.13)

A. - Comentario General. El segundo Borrador contiene disposiciones que van más allá del nivel de protección que brinda el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y, que en detrimento de los propietarios de marcas comerciales produciría que el sistema de protección de las Indicaciones Geográficas -Apelaciones de Origen (GI/AO) aplicable a las Américas se aproximara más al sistema de protección del Tratado de Lisboa. La INTA se opone firmemente a dichos cambios, los cuales podrían tener derecho preferente sobre los derechos antiguos de las marcas comerciales. No se garantiza el derecho de prioridad de los derechos de marca, en especial a la luz de la disponibilidad de leyes de competencia desleal, marcas de certificación y vías de protección similares ya existentes.

El Tratado de los ADPIC se consideraba un acta equilibrada entre los derechos de los propietarios de marcas y los poseedores de las GI/AO, sin embargo el Borrador actual del tratado claramente trastorna este equilibrio a favor de los poseedores de las GI/AO. La INTA recomienda enfáticamente que se revise el borrador de manera que se adhiera a las disposic iones de compromiso de los ADPIC por los que tanto se luchó, lo cual dejaría la protección de las GIs/AOs en gran medida a la discreción de los Estados Miembros.

Además, el ALCA debería estipular en forma expresa un enfoque del tipo "primero en tiempo, primero en derecho" cuando entren en conflicto las marcas comerciales y las Gis/AOs, como se estipula en el Artículo 16 (1) de los ADPIC.

Si no se adoptara la recomendación anterior, deben revisarse las disposiciones específicas del Borrador. Dicha revisión se presenta más adelante.

B.- Artículo 1. -Definiciones

(Página 9.12)

El borrador actualmente contiene dos definiciones de las GIs y AOs, una en el Artículo 1.1 y otra en el Artículo 1.2. Ambas presentan cierta similitud con las definiciones del Tratado de Lisboa y los ADPIC, pero ninguna es idéntica ya sea al Artículo 2 del Tratado de Lisboa o al Artículo 22 (1) del Tratado de los ADPIC. Puesto que las disposiciones de definición del Borrador tienen números diferentes, parece razonable asumir que están destinadas a enfocar diferentes aspectos de las GIs y AOs y no son alternativas. Tomadas en forma separada, cada definición en el Borrador es más amplia que la definición estipulada en el Tratado de Lisboa. Tomadas en forma conjunta, las definiciones constituyen una ampliación sustancial de la protección proporcionada por los ADPIC y el Tratado de Lisboa. La INTA objeta enfáticamente esta ampliación y apoya en cambio el uso de la definición de los ADPIC para asegurar la compatibilidad con los ADPIC.

1. Artículo 1.1 . La definición en este Artículo se aproxima a la definición de Lisboa con la notable excepción de que también incluye protección para designaciones que no son el nombre de un país, región o localidad, pero se refieren a una zona geográfica específica. Expresamos profundo desacuerdo con tal amplitud de las designaciones adecuadas para la protección como GIs/AOs. De manera más esencial, cuestionamos su fundamentación basada en hechos.

2. Artículo 1.2 . La definición en este Artículo se aproxima mucho a la definición expresada en los ADPIC pero amplia la definición de los ADPIC incluyendo designaciones para servicios.

Recomendamos enfáticamente eliminar servicios de la definición, principalmente porque la reputación, calidad y otra característica de los servicios no son atribuibles a su origen geográfico. Los servicios bancarios y legales proporcionan ilustraciones instructivas sobre este punto. La subsidiaria estadounidense de un banco Suizo puede proporcionar servicios de la misma calidad y características que los de su matriz Suiza a pesar del mar que los separa. La oficina Rusa de una firma legal Canadiense puede proporcionar servicios de la misma calidad y características que los de la oficina principal de Toronto, también a pesar del mar que los separa.

Evidentemente la geografía no tiene nada que hacer con la calidad y las características de los servicios. Además, la ampliación de la protección de las GI/AO a los servicios podría originar cuestiones confusas. El Artículo 1.2 requiere que la designación identifique servicios que se originan en el territorio de una Parte. Este requisito podría no cumplirse cuando las personas que proporcionan los servicios fuesen residentes, y discutiblemente aún viajantes, fuera de ese territorio. Si las GI/AO fuesen SWISS BANKING, no podría cumplirse el requisito por la subsidiaria estadounidense de un banco suizo. El potencial para el engaño y el uso engañoso de Gis/Aos para servicios es ilimitado.

En consecuencia, la INTA exhorta al Grupo de Negociaciones a rechazar el status de las GI/AO para los servicios, y en cualquier caso considerar y evaluar con mucho cuidado el riesgo potencial de otorgar dicho status a los servicios que no tienen una vinculación verdadera al “territorio”.

C.- Artículo 3.- Objeto de Protección

(página 9.12)

El Artículo 3.1 es tanto redundante como inconsistente con otras disposiciones de esta Sección. La INTA, por lo tanto, recomienda la eliminación del Artículo. La INTA objeta de manera específica la inclusión de productos industriales como material susceptible de ser protegido. El movimiento ampliamente difundido de fabricación de instalaciones de un país a otro demuestra que los productos industriales pueden hacerse en cualquier lugar y demuestra también que los productos industriales carecen de la conexión verdadera con el territorio requerida para la denominación como GIs/AOs. La protección bajo esta Sección debería limitarse a comestibles u otros productos agrícolas en la región identificada por las GI/AO.

D.- Artículo 5. -Derechos Conferidos

(páginas 9.12, 9.13)

1. Artículo 5.1. Comentarios Generales. El segundo Borrador contiene dos versiones alternativas de este Artículo. La INTA objeta enfáticamente ambas versiones. La primera versión del Artíc ulo no proporciona protección en absoluto a los derechos de marcas previamente existentes; esta falla se comenta de manera más completa más adelante. La segunda versión del Artículo protege las GIs/AOs del uso de signos idénticos o similares, incluyendo marcas comerciales, cuando dicho uso diese como resultado una probabilidad de confusión. El posible estándar de confusión es sustancialmente más amplio que la probabilidad del estándar de confusión que se obtiene en muchos Estados y sustancialmente más amplio además que el estándar “engañoso” encontrado en los ADPIC y encontrado además en los sistemas europeos de protección, conjuntamente con la protección “absoluta” para un grupo limitado de AOs. La INTA encuentra que esta protección más amplia no está garantizada. Finalmente, la protección proporcionada por el Artículo a las GIs/AOs contra las marcas usadas en productos “relacionados” es causa de preocupación.

2. Artículo 5.1. Probabilidad Posible del Estándar de Confusión. No hay razón válida para ampliar la protección proporcionada a las GIs/AOs por el ALCA mediante la incorporación de una probabilidad del estándar de confusión, e incluso menos razones para ampliar el estándar más allá de la probabilidad posible de confusión. La única pregunta formulada por el uso de terceros de un signo similar o idéntico es si dicho uso confundirá a los consumidores en la creencia de que el producto que lleva el signo proviene del mismo lugar que los productos que llevan las GI/AO. Una prohibición contra el uso “engañoso” proporcionará la protección para la cual las GIs/AOs están legítimamente facultadas. Dicha protección deberá limitarse a la protección contra el uso geográfico engañoso. Si no hay riesgo de que el uso de un signo origine que los consumidores sean engañados respecto al origen geográfico de los productos en cuestión, como por ejemplo, cuando una GI/AO es completamente desconocida en un mercado particular, la GI/AO no debería tener protección si no hay un sistema de protección “absoluta” mediante registro.

3. Protección de Derechos de Prioridad de Marca. Un ALCA que no preserva y protege los derechos establecidos de los propietarios de marcas comerciales es completamente inaceptable para la INTA y sus miembros. La protección de los derechos establecidos de las marcas comerciales contra las GIs/AOs requiere una clara y directa disposición “primero en tiempo, primero en derecho” en el ALCA. Ninguna versión del Artículo 5.1 contiene dicha disposición. La primera versión, como se mencionó anteriormente, no proporciona protección en absoluto a todos los derechos existentes de marcas comerciales y por esa razón es completamente inaceptable. La segunda versión contiene una redacción vaga con respecto a los derechos de prioridad que es muy insuficiente para la disposición “primero en tiempo, primero en derecho” que nosotros recomendamos y que permite discutiblemente la coexistencia de una GI/AO con un derecho previo de marca comercial, incluso cuando es probable una confusión entre las dos. La INTA, por lo tanto, objeta también enfáticamente la segunda versión del Artículo 5.1. Nuestros problemas con ambas versiones no se resuelven mediante el Artículo 6 de esta Sección, el cual se discute en forma separada más adelante.

E.- Artículo 6.- Relación con la Protección de Marca

(Página 9.13)

1. Artículo 6.1. Comentarios Generales . Este Artículo proporciona protección para las GIs/AOs a costa y en detrimento de los derechos establecidos de marcas comerciales. En consecuencia, la INTA se opone a su inclusión en el ALCA por las razones más adelante discutidas.

2. Destrucción de los Derechos de Marca Existentes. El Artículo 6.1 establece que una marca comercial no podrá registrarse cuando su uso “pudiera causar probabilidad de confusión o de asociación” con una GI/AO. La disposición tiene que ser enmendada para incorporar expresamente el principio “primero en tiempo, primero en derecho” de los ADPIC, Artículo 16(1), preservando y protegiendo de este modo los derechos previos de una marca comercial y haciendo que el ALCA sea concordante con los ADPIC. La disposición tiene que ser enmendada para limitar además la protección de las GIs/AOs de las marcas comerciales que confunden respecto al origen geográfico de los productos que identifican. Este es el punto de partida en los ADPIC; representa un estándar razonable y equitativo, que la INTA apoya claramente.

El estándar en el actual Artículo, que protege las GIs/AOs de las marcas que “pudieran causar probabilidad de confusión o de asociación”, no es razonable ni equitativo para los propietarios de marcas. El uso de “pudiera” es particularmente objetable. Si las GIs/AOs se protegen contra cualquier marca que los consumidores pudieran asociar con las GI/AO, el número de marcas que permanecerían al disiparse todo podría ser en realidad muy pequeño. No vemos justificación alguna para dicha destrucción total de los derechos de las marcas comerciales y apoyamos enfáticamente el estándar de la “confusión respecto al origen geográfico” de los ADPIC.

3. Artículo 6.1. Sugerencia de Armonización. Como se indicó anteriormente, el Borrador es significativamente defectuoso porque no llega a equilibrar los respectivos derechos de los propietarios de las marcas comerciales y las GIs/AOs con una disposición "primero en tiempo, primero en derecho". La inclusión de una disposición de este tipo impulsará el equilibrio apropiado y armonizará el ALCA con los ADPIC Artículo 16(1), con lo cual la mayoría de los Estados Miembros del ALCA tienen que cumplir en cualquier caso. En consecuencia, la INTA exhorta al Grupo de Negociaciones a reemplazar el actual Artículo 6.1 con una disposición expresa que enuncie “primero en tiempo, primero en derecho”.

F. Artículo 6.1. Conclusión

En resumen, la INTA sostiene que el nivel actual de protección de GI/AO en el Hemisferio Occidental es más que suficiente y que no se necesitan o se desean cambios a las disposiciones de los ADPIC.

SECCION 4. PROTECCION A LAS ?EXPRESIONES DEL? FOLCLORE

(página 9.28)

  1. Artículo 1. Comentarios Generales.

La INTA nota con suma preocupación las disposiciones de este Artículo, que son muy vagas y muy amplias respecto a proporcionar una protección casi ilimitada a una cuestión casi ilimitada. Las disposiciones son incluso menos aceptables e incluso más irracionales que la disposición encontrada en la p. 8.8 del primer Borrador. Por las razones establecidas en las páginas 6-10 de nuestros primeros comentarios, la INTA se opone a este Artículo y exhorta a que el Grupo de Negociaciones lo elimine.

PARTE III. OBSERVANCIA

(Páginas 9.46- 9.52)

A. Comentarios Generales. Las cuestiones de observancia de las marcas comerciales han sido tratadas en forma experta y completa en los tres grupos importantes de pautas, cada uno de los cuales refleja un amplio consenso entre muchas naciones. La INTA por lo general apoya todos los tres grupos de pautas, cada uno de los cuales se discute en forma separada más adelante, y recomienda que el Grupo de Negociaciones se adhiera a los mismos en la mayoría de los aspectos. Las sugerencias de la INTA para mejorar las pautas se incluyen en los Apéndices G hasta I.

1. Implementación de Disposiciones de Cumplimiento de la Parte III del Tratado de los ADPIC . La INTA exhorta al Grupo de Negociaciones apoyar la adopción de leyes contra la falsificación y contra la piratería que vayan más allá de los requisitos mínimos de los ADPIC para reforzar la protección de las marcas comerciales y mejorar el comercio legítimo entre las naciones. Las recomendaciones detalladas para dichas disposiciones se exponen en el Apéndice G.

2. Leyes Contra Falsificación y Piratería Según el Modelo OMPI. Las disposiciones del modelo OMPI expresan pautas valiosas a seguir por las naciones al incrementar las obligaciones estipuladas en los ADPIC, Artículo 41. La INTA recomienda que el Grupo de Negociaciones incluya en el ALCA un requisito que exijan a cada Estado Miembro la implementación de medidas contra la falsificación y la piratería que estén de conformidad con las disposiciones del modelo OMPI y los comentarios de la INTA sobre aquellas disposiciones expuestas en el Apéndice H.

3. Modelo de Legislación Según la Organización Mundial de Aduanas ("WCO"). Aunque la Parte III de los ADPIC incluye requisitos especiales relativos a la protección fronteriza contra la falsificación y la violación de derechos, no estipula disposiciones explícitas para implementar tales requerimientos. La WCO ha creado una legislación modelo para ser usada por naciones individuales como guía al implementar sus propias medidas de protección. La INTA apoya la inclusión de las disposiciones del modelo de la WCO en el ALCA con las enmiendas detalladas en los comentarios de la INTA, expuestos en el Apéndice I.

B. ARTICULO 1. ?OBLIGACIONES GENERALES?

(páginas 9.44, 9.45)

1. Artículo 1.10. Ambas versiones de este Artículo consideran que los licenciatarios de marcas comerciales sean los titulares legales para fines de observancia de los derechos en la marca licenciada. Ninguna versión distingue entre un licenciatario de marca comercial y el que posee la licencia de una marca comercial para fines de observancia y ninguna permite a los que poseen la licencia regular los derechos de observancia de sus licenciatarios mediante las condiciones de sus acuerdos de licencia. La INTA sostiene que a los propietarios de marcas comerciales se les tiene que permitir decidir si y bajo qué términos y condiciones sus licenciatarios estarán en condiciones de entablar y tramitar acciones de observancia. Puesto que ambas versiones del Artículo 1.10 privarían de este derecho a los propietarios de una marca comercial, la INTA se opone a las mismas.

2. Artículo 1.11(a). La definición de “productos de marcas falsificadas” en este Artículo es más restringida en muchos aspectos que su análoga de la OMPI. La INTA apoya el reemplazo de este Artículo con la disposición de la OMPI.

C. ARTICULO 2. ASPECTOS PROCESALES ESPECIFICOS Y RECURSOS
EN LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

(Páginas 9.45- 9.47)

1. Artículo 2.3(a) y (b) . Estas disposiciones requieren que cad a parte en un procedimiento presente prueba “pertinente” a la otra parte, “sujeta en los casos pertinentes a las condiciones que aseguren la protección de información confidencial”. La INTA está preocupada por estas disposiciones, que contienen el potencial para abusos graves. Una vez que se ha proporcionado información confidencial y susceptible de competitividad al oponente, en la mayoría de los casos un competidor, sostenemos que se ha perdido su protección. Por lo tanto, la INTA recomienda que el Grupo de Negociaciones considere las limitaciones de las disposiciones para hacerlas menos sujetas al abuso.

2. Artículo 2.3(d), (e) y (f) . Estas disposiciones requieren el pago de costos, honorarios de abogado, daños y perjuicios y compensación por parte de la parte perdedora en un procedimiento. No queda claro si se aplican solamente a los procedimientos de la corte o se aplican también a procedimientos administrativos, tales como los del Tribunal de Marcas y Tribunal de Apelaciones Estadounidense. La INTA se opone a la aplicación de las disposiciones a los procedimientos administrativos.

3. Artículo 2.6. Ambas versiones de este Artículo autorizan la distribución de productos que son infractores y falsificados “fuera de los circuitos comerciales” o a instituciones de beneficencia. La INTA se opone a este aspecto de cada versión del Artículo y apoya en cambio un requerimiento en que los productos que son infractores o falsificados sean destruidos.

4. Artículo 2.7. Este Artículo permitiría a los Estados Miembros infringir de manera perpetua los derechos de las marcas comerciales contra el pago de una “compensación adecuada” presumiblemente determinada por el infractor. La INTA objeta enfáticamente esta disposición con respecto a las marcas comerciales. La capacidad de los propietarios de las marcas comerciales para evitar que cualquier entidad estatal infrinja sus derechos no debería estar limitada. Como mínimo, la INTA recomendaría que para los fines de este Artículo solamente deberá considerarse “Partes” a los gobiernos nacionales.

5. Artículo 2.9. Este Artículo requeriría que todos los Estados Miembros permitan a los licenciatarios exclusivos de marcas comerciales entablar procedimientos jurídicos civiles relativos a la infracción. El Artículo es en detrimento del derecho básico en sí de los propietarios de marcas comerciales de decidir cómo, cuándo, y si se hacen respetar los derechos de sus marcas. La INTA se opone a este Artículo por esta razón y toma nota que podría exponer a los propietarios de marcas comerciales a responsabilidad por juicios de infracción que se han encontrado infundados, anticompetitivos, o de lo contrario objetables, juicios sobre los cuales los propietarios de las marcas comerciales no tendrían control.

D. Artículo 4.- Procedimientos Penales

(Páginas 9.47 y 9.48)

1. Artículo 4.5. La INTA se opone a la disposición en la última oración de este Artículo que permite a las “autoridades competentes” disponer de los productos falsificados donándolos a instituciones de benef icencia u otra forma. Los productos falsificados deberán ser destruidos.

2. Artículo 4.6. Este Artículo requiere que cada Estado Parte provea una acción legal de oficio mediante sus autoridades “sin la necesidad de una acción oficial a pedido de parte interesada o del titular del derecho”. La disposición efectivamente requeriría que cada Estado Parte permita a sus autoridades iniciar una acción legal de cualquier y todo tipo contra una persona sobre la base de una reclamación o protesto informal. La INT A cree que el Artículo está mal formulado y sin las protecciones necesarias; probablemente es contrario a las disposiciones constitucionales de algunos Estados.

PARTE VI. OTRAS DISPOSICIONES

(página 9.53)

A. ARTICULO 2. PROTECCION DE LA MATERIA EXISTENTE

(página 9.53)

1. Artículo 2.4. La INTA objeta enfáticamente este Artículo, el cual es completamente contrario al principio fundamental de marcas comerciales “primero en tiempo, primero en derecho”. Nuestro punto de vista es que el ALCA no puede y no deberá convertir en infractora ninguna marca comercial legal en un Estado Miembro, como contempla el Artículo. Exhortamos al Grupo de Negociaciones eliminar el Artículo en su totalidad, preservando y protegiendo de este modo los derechos de los propietarios legales de marcas comerciales.

CONCLUSION

La INTA aprecia mucho la oportunidad para comentar el segundo Borrador y espera que los comentarios precedentes sean claros y útiles. De no quedar claro algunos de los comentarios precedentes, estaremos complacidos en proporcionar un esclarecimiento. De manera más general, las futuras oportunidades para prestar asistencia adicional serán bienvenidas.
 



1La Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, por ejemplo, no ha tenido jurisdicción durante mucho tiempo sobre asuntos antimonopolistas. Ver, por ejemplo American-International Travel Service, Inc. v. AITS, Inc., 174 U.S.P.Q. 175 (T.T.A.B.); Yasutomo & Co. v. Commercial Ball Pen Co., 184 U.S.P.Q. 60 (T.T.A.B. 1974); Hersey Foods Corp. v. Cerreta, 195 U.S.P.Q. 246 (T.T.A.B. 1977).

2Canadian Trade-Mark Act ?R.S., c. T-10, s.1.?

 
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