CAPITULO III
SOLICITUDES DE PATENTES

Artículo 34º - La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro del Acuerdo de Cartagena o de la Unión de París, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en el Perú. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.

Artículo 35º - Se entiende por solicitud válidamente presentada, aquélla admitida a trámite por la Oficina competente, a la cual se le ha asignado fecha de presentación, siendo irrelevante la suerte posterior de dicha solicitud.

Artículo 36º - Quien desee prevalerse de una prioridad, deberá realizar una declaración expresa dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior, indicando la fecha y el país en que se presentó la primera solicitud.

Artículo 37º - Quien efectúe la declaración a que se refiere el artículo precedente, deberá presentar al mismo tiempo una copia de la solicitud en base a la cual reivindica prioridad, debidamente certificada por la administración que hubiese recibido dicha solicitud.

Artículo 38º - La Oficina competente podrá exigir al solicitante que presente, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la notificación, una traducción de la solicitud en base a la cual reivindica prioridad, de considerarlo necesario. 

Artículo 39º - De no cumplirse con alguna de las formalidades previstas en los tres artículos precedentes, dentro de los plazos previstos, se perderá el derecho de prioridad.

Artículo 40º - Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina competente y deberán contener:

a) Identificación del solicitante y del inventor;

b) El título o nombre de la invención;

c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma, se deberá incluir el depósito de la misma en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. El material depositado formará parte integrante de la descripción. 

El Directorio del Indecopi reglamentará la instrumentación de los depósitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Se podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena;

d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y,

f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la Oficina competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 41º - A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

a) Copia de los poderes que fueren necesarios;

b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; 

c) Documento de cesión de invento, de ser el caso; y,

d) Los demás documentos que señale el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.

Artículo 42º - La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo. Se entiende que conforman un único concepto inventivo y que, por lo tanto, pueden ser incluidas en una sola solicitud, en particular:

a) Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para una utilización de ese producto.

b) Una reivindicación independiente para un procedimiento y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.

c) Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento.

Artículo 43º - Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 23 de la presente Ley, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Artículo 44º - El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.

Artículo 45º - La Oficina competente, en cualquier momento del trámite, como consecuencia del examen de la solicitud, podrá proponer al peticionario el cambio de modalidad. El peticionario podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

Artículo 46º - En caso que se pida la transformación o acepte la propuesta de cambio de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad.

Artículo 47º - El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial. La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la Oficina competente, en cualquier momento del trámite. En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.

CAPITULO IV
TRAMITE DE LA SOLICITUD

Artículo 48º - Admitida la solicitud, la Oficina competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Ley.

Artículo 49º - Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la Oficina competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

Artículo 50º - Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 48, la Oficina competente emitirá la orden de publicación del extracto de la solicitud.

Artículo 51º - La publicación del extracto de la solicitud deberá contener la información siguiente:

a) Número y fecha de presentación de la solicitud

b) Nombre y país del domicilio del solicitante

c) Título de la invención

d) Resumen de la invención

e) Datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas

El solicitante deberá presentar a la Oficina competente una copia de la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción de la orden correspondiente.

Artículo 52º - El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del peticionario. Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado. Cualquiera que pruebe que el peticionario de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación sin consentimiento de aquél.

Artículo 53º - Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención. Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo dispone la legislación vigente.

Artículo 54º - Las observaciones deberán consignar o adjuntar, según el caso:

a) Identificación del observante;

b) Poder otorgado a quien represente al observante;

c) La identificación del expediente y de la fecha de publicación de la solicitud;

d) Los fundamentos de hecho y de derecho de la observación;

e) El ofrecimiento de las pruebas que acrediten los hechos alegados; y,

f) El comprobante de pago correspondiente.

Artículo 55º - Los poderes que fueren necesarios, así como las pruebas ofrecidas podrán ser presentadas dentro del plazo de treinta días contados a partir de la presentación de la observación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual.

Artículo 56º - Si dentro del plazo previsto en el artículo 53, se hubieran presentado observaciones, la Oficina competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 44, 45, 46 o 47, según el caso, de la presente Ley.

Artículo 57º - Vencidos los plazos establecidos en los artículos 53 o 56, según fuere el caso, la Oficina competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable, previo pago de la tasa correspondiente. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.

Artículo 58º - La Oficina competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas administrativas competentes de los demás Países Miembros del Acuerdo de Cartagena o de terceros países.

Artículo 59º - Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuera parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable, se denegará.

Artículo 60º - La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, luego de los cuales, la invención será de dominio público.

Artículo 61º - Para el orden y clasificación de las patentes, se utilizará la Clasificación Internacional de Patentes de Invención.

Artículo 62º - Todo objeto patentado podrá llevar la indicación del número de la patente, anteponiendo en forma visible "Patente de Invención" o las iniciales "P.I.", ya sea en el propio producto o en su envase.

Artículo 63º - Por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, podrá establecerse un régimen especial de protección y, de ser el caso, un registro, de los conocimientos de las comunidades nativas y campesinas.

CAPITULO V
DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Artículo 64º - El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos o, en su caso, el depósito del material biológico, servirán para interpretarlas.

Artículo 65º - La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada. En tal virtud, el titular de una patente podrá impedir a un tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Artículo 66º - El titular no podrá ejercer el derecho prescrito en el artículo anterior, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello;

b) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial; o,

c) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico.

Artículo 67º - Si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

Artículo 68º - La patente confiere igualmente a su titular el derecho de impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los medios a que se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el párrafo anterior.

No se considerarán como personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del primer párrafo de este artículo, quienes realicen los actos previstos en los literales b) y c) del artículo 66 de la presente Ley.

Artículo 69º - Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando la invención en un ámbito privado, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para su desarrollo. En tal caso, dicha tercera persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la fabricación del producto o el empleo del procedimiento, según fuese el caso, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal fabricación o empleo.

CAPITULO VI
OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Artículo 70º - El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro del Acuerdo de Cartagena, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Artículo 71º - A los efectos de la presente Ley, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

Artículo 72º - El titular de la patente estará obligado a registrar ante la Oficina competente todo contrato que implique cesión, licencia u otra forma de utilización de la patente por terceros a cualquier título.

Esta obligación será cumplida por el titular o por sus causahabientes, cesionarios, licenciatarios o cualquiera otra persona que fuere titular de un derecho derivado de la patente.

CAPITULO VII
RÉGIMEN DE LICENCIAS

Artículo 73º - El titular de una patente podrá conceder a otra persona licencia para su explotación, sólo mediante contrato escrito. Los contratos de licencia deberán ser registrados ante la Oficina competente, sin lo cual, no surtirán efectos frente a terceros.

Artículo 74º - La Oficina competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías establecido en la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 75º - Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente, o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la Oficina competente podrá otorgar una licencia obligatoria para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado, a solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una licencia contractual en condiciones razonables, sólo si en el momento de su petición la patente no se ha explotado en los términos que establecen los artículos 70 y 71 de la presente Ley, en el País Miembro del Acuerdo de Cartagena donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención ha estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito. Constituye excusa legítima aquélla sustentada en cualquier causa técnica o económica que impida una explotación eficiente y rentable de la invención. El titular de la licencia obligatoria deberá pagar al titular de la patente una compensación adecuada.

Quien solicite una licencia obligatoria, deberá probar que tiene capacidad técnica y económica para realizar la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado.

Artículo 76º - La decisión de concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, se hará previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la misma, si lo estima conveniente, haga valer sus argumentaciones.

Dicha decisión de concesión establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de pago de la compensación adecuada a que se refiere el artículo anterior.

La Oficina competente determinará la cuantía de la compensación, previa audiencia de las partes, sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de la invención objeto de la licencia y de la cooperación que pudiera haber obtenido el titular de la patente para facilitar la explotación industrial de la invención, especialmente con relación a la provisión de los conocimientos técnicos necesarios; y, a otras condiciones que la Oficina estime convenientes para la explotación de la invención.

El reclamo no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que se encuentren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación determinada por la Oficina competente, en la parte no reclamada.

Artículo 77º - A petición del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones de las licencias podrán ser modificadas por la entidad que las aprobó, cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Artículo 78º - El licenciatario estará obligado a explotar la invención objeto de la licencia, lo cual deberá realizarse, salvo que el licenciatario justifique su inacción con excusas legítimas, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión; en caso contrario, la misma quedará revocada.

Artículo 79º - Previa declaratoria efectuada mediante ley acerca de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional, y sólo mientras estas razones permanezcan, se podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento y, en tal caso, la Oficina competente podrá otorgar las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular, el período por el que se concede, el objeto de la licencia y el monto y las condiciones de pago de la compensación adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 84 de la presente Ley.

En los casos previstos en este artículo, las licencias podrán otorgarse para la explotación según lo establecido en los artículos 70 y 71 de la presente Ley. La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Artículo 80º - De oficio o a petición de parte, la Oficina competente podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio regular del derecho de propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente. A efectos de determinar si se afecta la libre competencia, se requerirá de una calificación efectuada por la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, de conformidad con los procedimientos contenidos en el Decreto Legislativo 701. Dicha licencia obligatoria será concedida sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en aplicación del Decreto Legislativo antes mencionado.

Para determinar la procedencia de la compensación económica y su eventual monto, se tendrá en cuenta la calificación efectuada por la Comisión de Libre Competencia del Indecopi.

Artículo 81º - La Oficina competente podrá conceder licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 de la presente Ley, a lo siguiente:

a) La invención reinvindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante, respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

b) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,

c) No podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 82º - Las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

a) La licencia obligatoria no será exclusiva y no podrá transferirse ni concederse sublicencias, sino con la parte de la empresa que permite su explotación industrial y con consentimiento del titular de la patente. Ello deberá constar por escrito y registrarse ante la Oficina competente;

b) La licencia obligatoria será concedida principalmente para abastecer el mercado interno del Perú. Lo previsto en este literal no será aplicable cuando la licencia obligatoria haya sido emitida de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la presente Ley;

c) La licencia obligatoria podrá revocarse, sin perjuicio de la protección adecuada de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que le dieron origen han desaparecido.

Artículo 83º - Antes de conceder una licencia obligatoria, la Oficina competente exigirá al interesado garantías reales, personales o bancarias que aseguren la explotación y el pago de las compensaciones que ésta fije.

Artículo 84º - Salvo lo dispuesto en el artículo 73, no surtirán efecto legal alguno las licencias que no cumplan con las disposiciones del presente Capítulo.

Continúa con Capítulo VIII - Proteción Legal de la Patente